버버리, 아가타, 코오롱인터스트리, 페이르가르뎅 등 알만한 패션업계에서는 디자인 관련 지적재산권에 대한 법적 분쟁이 있었다. 이 같은 패션시장의 지재권 분쟁은 현재도 꾸준히 증가하는 추세이다. 디자인권에 대한 인식이 높아지고 있어 기업에서는 이를 위한 적극적인 대응으로 맞서고 있기 때문으로 판단된다. 패션시장이 성장함에 따라 디자인특허, 실용신안, 상표등록에 관한 권리 선점 장치들을 적극 활용하고 있으며 기업에서도 이를 큰 자산으로 판단하기 때문에 권리 보호를 위한 조치를 활발히 취하고 있는 것이다.
패션업계의 경우 디자인패턴이 상표로의 역할까지 할 수도 있다는 점 때문에 자사 디자인을 '도형상표' 등록을 해두는 경우가 많고, 권리 또한 도형상표에 확보한 상표등록에 기해 행사는 경우가 많다. 패션업계의 디자인특허 분쟁의 경우 다른 업계의 분쟁과는 달리 가장 크게 문제 되는 것이 디자인의 상표적 사용여부인데, 기업의 고유패턴 및 디자인을 도형상표로 등록하여 보호하는 경우는 많지만 디자인권의 확보는 되어 있지 않은 경우가 많기 때문이다.
패션업계의 특성상 짧은 기간 내 다양한 출시되는 디자인에 각각의 디자인을 등록하기 어려움이 있어서다. 또한 디자인권은 물품에 화체되어 보호되기 때문에 실상 그 권리범위도 좁다. 이렇듯 패션업계에서 디자인권 등록으로 보호하기 어려운 점은 존속기간으로도 한번 더 확인되는데 디자인권은 15년의 존속기간으로 만료된 뒤에는 더이상 독점권 향유가 되지 않는다.
반면에 상표권은 10년마다 간단하게 갱신만 하면 영구적으로 상표권 사용이 가능하단 점에서 큰 장점이 있기 때문에 이에 따라 패션업계는 각 브랜드마다 고유디자인을 도형상표등록을 통해 이를 기반으로 디자인권을 행사하는 경우가 많다. 그렇다면 패션업계에서 가장 분쟁이 많다는 '상표적 사용여부'는 무엇일까?
상표권이 침해 성립을 하려면 반드시 상표적으로 사용해야 한다는 내용이 있다. 이 말인 즉, 상표적인 사용을 해야 한다는 말인데, '상표적 사용' 은 상표출원 이나 등록되어 있는 디자인을 '상품의 출처 표시'로의 사용을 의미한다. 상표적인 사용이 아닌 그 도형에 대한 디자인적 요소를 위해 장식적요소로 '디자인적 사용'만을 한 경우는 상표권침해로 보지 않는다는 것이다.
이에 대한 판례로는 타인의 등록상표와 동일 및 유사 표장을 상표등록 된 지정상품과 유사상품에 상표 사용을 할 시에는 타인의 상표권 침해가 성립하며, 타인의 유사표장을 사용하더라도 그것이 상품의 출처표시가 있어서 상표사용으로 볼 수 없을 때 상표권 침해라 할 수 없다는 내용이 있다.
이러한 내용을 종합해보면 기업의 고유한 디자인을 도형상표 등록해 두었더라도 분쟁의 상대가 상표적인 사용을 하지 않고, 디자인적으로만 사용했다는 사실이 인정되면 상표권 침해가 성립되지 않는 결론이 난다는 것이다.
기업의 다양한 특허등록을 대리한 특허법인 메이저의 박종욱 변리사는 "다른 어떤 분야보다 더욱 더 체계적으로 브랜드와 디자인 관련 법적 보호전략이 필요하다. 자사 브랜드 및 디자인관련 사업계획, 모방제품과 다양한 경쟁기업 유사 브랜드에 대한 정기적 모니터링을 꾸준히 해야하며, 디자인출시에 앞서 반드시 상표권과 디자인권의 조기 확보만이 이후 일어날 분쟁에서도 우위를 점할 수 있다는 점을 알아야 한다"고 했다.
